米連邦巡回控訴裁、ソフトウェア関連特許の成功への合理的な期待を明確化

2月17日

2023年2月15日、米連邦巡回控訴裁判所（以下、連邦巡回控訴裁判所）は、ウェアラブルフィットネス機器をめぐる特許侵害紛争を扱ったKEYnetik, Inc.対Samsung Electronics Co.

本訴訟に先立ち、米国特許商標庁（USPTO）は、当事者間審査手続において、KEYnetikに譲渡された米国特許第 8,370,106 号は、様々な先行技術文献から見て自明であると判断しています。この問題では、USPTOの特許審判部（PTAB）が、当該技術分野における通常の技術を有する者であれば、先行技術文献を組み合わせることで成功することを合理的に期待できたと判断しました。

KEYnetikは、CAFCへの控訴において、IPR手続における証拠は、結論ありきの専門家証言のみに基づいていたため、成功の合理的見込みに関するPTABの認定を支持するものではないと主張した。 Samsungの専門家は、「先行技術文献を組み合わせるために必要なソフトウェアの修正は、当業者にとって『簡単』かつ『単純』である」と証言していた。 KEYnetikはさらに、Samsungの専門家の証言は、「当業者が行う必要のある具体的なソフトウェアの修正、その方法、そして、なぜそれが成功すると予想したのか」を特定していないため、欠陥があると主張した。同上

連邦巡回控訴裁は、Samsungの専門家が「ソフトウェアの修正が達成する必要のある特定の機能」を説明し、そのような修正は当業者にとって簡単で単純なものであるとし、これに同意しなかった。「通常、ソフトウェアによって実行されるべき機能が特定されれば、その機能を実現するためのコードを書くことは当業者の技量の範囲内である」。というものである。 (引用：Fonar Corp. v. Gen. Elec.Co., 107 F.3d 1543, 1549 (Fed. Cir. 1997)を引用している）。

要約すると、CAFCは、これに反する証拠がない場合、ソフトウェアの修正機能およびその実装が、単純かつ簡単であれば、成功の合理的な期待を立証するのに十分であることを詳述した専門家の証言があるとしたのである。

本判決は、ソフトウェアおよびコンピュータで実施される発明に関連する自明性の問題について、さらなる指針を与えるものです。

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